Sentencia Proceso Danone contra marca BIO LIFE

Id Cendoj: 28079130032005100162
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3240/2002
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
Voces:
• PROPIEDAD INDUSTRIAL
• INSCRIPCION REGISTRAL
• MARCASResumen:
Concesión inscripción marca nº 638.100 "BIO LIFE", con gráfico. DANONE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Mayo de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 3240/2002, interpuesto por la Entidad DANONE , S.A., representada por el Procurador Don José Manuel Villasante García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 96/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en fecha 31 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 65/1998 , sobre concesión de inscripción de la marca internacional nº 638.100 "BIO LIFE", con gráfico; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando
el recurso promovido por la Entidad DANONE , S.A., contra la resolución de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 1997, desestimada en recurso ordinario interpuesto contra
otra de 14 de marzo de 1997, que concedió la inscripción de la marca internacional nº 638.100 "BIO LIFE",
con gráfico, para designar productos de las clases 3ª, 5ª, 24ª, 25ª, 29ª, 30ª y 31ª del Nomenclátor
internacional.SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito
preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de
fecha 22 de abril de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo
emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente ( DANONE , S.A.) compareció en tiempo y forma
ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 31 de mayo de 2002, el escrito de interposición del recurso
de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción
de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto
de debate, infracción de los artículos 13.c), 12.1.a) y 1 de la Ley 32/88 , de Marcas, y jurisprudencia
aplicable.Terminando por suplicar se sirva declarar admitido el recurso respecto a los motivos en él indicados y, Centro de Documentación Judicial 1 en su día, con estimación de dichos motivos, dictar sentencia casando la recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de la marca nº 638.100 "BIO LIFE" y comunicando dicha denegación a la OEPM.
CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 10 de diciembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 2 de febrero de 2004 entregar copia del escrito de
formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito
de fecha 9 de febrero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara
sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
QUINTO.- Mediante providencia de fecha 10 de noviembre de 2004 se señaló para la votación y fallo
del presente recurso contencioso administrativo el día 8 de febrero de 2005, dictándose otra de fecha 24 de
enero de 2005, en la que por enfermedad del ponente, se suspende el señalamiento acordado.
SEXTO.- Por providencia de fecha 10 de febrero de 2005 se designa Magistrado Ponente al Excmo.
Sr. Don Óscar González González, y se señaló para la votación y fallo del presente recurso
contencioso-administrativo el día 10 de mayo del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto de este recurso la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto
por la entidad DANONE S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la
marca nº 638.100 "BIO LIFE Internacional by Holland", con gráfico, para determinados productos de la clase
29 -frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas-, y en la clase 31 -productos agrícolas, hortícolas,
forestales y granos no comprendidos en otras clases-.
El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:
[...] "Conforme al criterio expuesto procede rechazar de entrada la oposición formulada en virtud de la
marca núm. 213.645 pues la disparidad de productos es evidente por lo que difícilmente se puede producir
un efecto de asociación; ello al margen de las diferencias que hemos llamado denominativas, cuyo análisis
se efectuará de forma conjunta con la siguiente marca alegada; así, respecto de la núm. 720.742 (frutas
frescas de la clase 31), pese a existir identidad aplicativa con la concedida en su misma clase, no puede
dejar de apreciarse una más que suficiente disparidad en los grafismos de cada signo, de manera que
frente al simplemente denominativo "BIO" de la parte actora, el discutido se compone fundamentalmente de
dos palabras, "BIO" a la izquierda y "LIFE" a la derecha, ésta última en trazos más gruesos que le hacen dar
la impresión de ser también más largos que los de BIO, de forma que el vocablo "LIFE" destaca y sobresale
sobre "BIO", y además, encima de ellas pero dibujada sobre el término "LIFE", la figura de una gimnasta o
corredora que conforma con aquéllas una composición triangular que no resulta confundible con la
simplemente denominativa BIO, sin que podamos olvidar que la notoriedad alcanzada por la marca BIO,
alegada por la demandante y reconocida por este Tribunal en diversas sentencias, se ciñe a su marca núm.
217.645 para productos lácteos, pero no puede predicarse en el sector de las frutas y hortalizas.Por último, en cuanto a la marca núm. 1.329.809 para productos de la clase 29, (frutas y legumbres
en conserva, secas y cocidas), consistente en un boceto o silueta de una figura femenina que, según la
descripción de la marca, simula estar bailando, con cuatro trazos de distintos colores (rojo, morado, rojo y
verde), por más que existe coincidencia aplicativa, las diferencias de conjunto son tan notables respecto de
la BIO LIFE y gráfico concedida, que no se aprecia riesgo de evocación de una por la otra, por lo que
también este motivo de impugnación debe ser rechazado.
Debemos hacer constar que no hemos hecho referencia a la expresión "Internacional by Holland" que
acompaña a la marca concedida por la Oficina Registral, porque dado lo diminuto de su grafía puede
considerarse que no añade ni resta fuerza distintiva al signo inscrito, siendo intranscendente a los efectos
que nos ocupan">>.Frente a esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos
transcritos en los antecedentes.
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SEGUNDO.- El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se
produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes
circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre
comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios
idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada
por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca
renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba
permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se
produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados
son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales,
tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la
marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la
marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una
verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las
representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los
diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor
aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el
consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o
asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o
relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de
incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues
difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama
de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y
productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen
en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en
orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que
usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y
variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las
sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino
porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una
valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala.
Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la
definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -
sentencias, entre otras, de fechas 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005
-.
No se observa que en el presente caso el Tribunal de Instancia haya incurrido en error o arbitrariedad.
Como se ha dicho por esta Sala en la sentencia de 24/11/2003 , en relación con el vocablo "bio":
[...] "la determinación de la genericidad de ese vocablo "es una cuestión de hecho que la Sala no
puede ahora entrar a examinar en base a las pruebas que por el recurrente se aportaron en la instancia".
Pero es que, además, tal genericidad ha sido declarada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, las
más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de
diciembre de 2001, y 14 de febrero y 26 de marzo de 2002 ; entendiendo dichas sentencias que se trata de
genericidad impropia, por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y, por tanto, no
susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva".
Bastaría remitirse a este bloque jurisprudencial detallado en la sentencia de 20 de febrero de 2003
para desestimar el motivo de casación, bloque que es conocido por el recurrente al haber intervenido en los
recursos que dieron lugar a él. En relación con el caso actual al no ser apropiable el término "bio", toda la
incidencia de la cuestión debe recaer sobre la capacidad diferenciadora que se otorga al otro elemento del
signo solicitado -"life"- el que por si mismo tiene potencia distintiva, debiendo prevalecer en este aspecto la
apreciación realizada por el Tribunal de instancia, sin que pueda ser sustituida en casación, cuando, como
ocurre en el presente caso, no se aprecia error o irracionalidad en la comparación.
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Sentada la anterior premisa, todos los demás argumentos deben decaer. No puede atribuirse
notoriedad partiendo del vocablo BIO, ya que al no ser susceptible de apropiación por nadie puede formar
parte de cualquier marca, como de hecho así ocurre con las siguientes inscritas en el Registro: BIOMINOL,
BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET,
BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amén de otras más en las que aparece el término BIO,
que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del
recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un
crédito y fama que no le corresponde.Esta innumerable utilización va a permitir que el consumidor de productos "bio" sepa diferenciarlos
parándose a examinar los otros elementos componentes del signo, por lo que no se producirá la confusión
que aventura el recurrente. La contemplación integral va a desatar en la mente de esas personas la
representación en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, procedencia de los dos productos,
distinguiéndolos plenamente, con lo que se cumple las exigencias que imponen el artículo 1º de la Ley de
Marcas 32/88 .
TERCERO.- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas
del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
FALLAMOS
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº
3240/2002, interpuesto por la Entidad DANONE , S.A., contra la sentencia nº 96/2002 dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha
31 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 65/1998 ; con condena a la parte recurrente en las costas del
mismo.Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su
fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la
Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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